LEGAL SERVICE FOR EXPAT IN DANANG CITY

BẢN ÁN PHÚC THẨM LIÊN BANG HOA KỲ:

MEENAXI ENTERPRISE, INC., v. COCA-COLA COMPANY,

I. Nội dung vụ việc

Khái quát:

Công ty Coca-Cola (“Coca-Cola”) phân phối lon Thums Up và soda chanh Limca ở Ấn Độ và các thị trường nước ngoài khác. Meenaxi Enterprise, Inc. (“Meenaxi”) đã phân phối nước ngọt Thums Up và soda chanh Limca tại Hoa Kỳ từ năm 2008 và đăng ký nhãn hiệu THUMS UP và LIMCA tại Hoa Kỳ vào năm 2012. Coca-Cola đã đưa ra các thủ tục yêu cầu ngừng bảo hộ theo § 14 (3) của Đạo luật Lanham, 15 U.S.C. § 1064 (3), khẳng định rằng Meenaxi đã sử dụng các nhãn hiệu để gây nhầm lẫn nguồn gốc hàng hóa của mình. Hội đồng xét xử và kháng nghị Nhãn hiệu (“Hội đồng”) đã ủng hộ Coca-Cola và hủy bỏ nhãn hiệu của Meenaxi. Meenaxi đã kháng cáo. Tòa án kết luận rằng Coca-Cola đã không đưa ra được cơ sở pháp lý theo luật định dựa trên doanh số bán hàng bị mất hoặc thiệt hại danh tiếng nên đã phủ nhận quyết định của Hội đồng.

Cụ thể:

Coca-Cola bắt đầu hoạt động tại Ấn Độ vào năm 1950, Limited of Bombay, Ấn Độ (“Parle”) đã giới thiệu THUMS UP cola ở Ấn Độ vào năm 1977 và soda chanh LIMCA tại Ấn Độ vào năm 1971, hai nhãn hiệu này đều nổi tiếng ở Ấn Độ. Coca Cola cho rằng các sản phẩm này được bên thứ ba của họ bán khắp cả thế giới trong đó có Hoa Kỳ, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và nhiều người Hoa Ký đón nhận – theo lời khai ông Pittman và ông Dasani.

Meenaxi đã bán đồ uống cho các cửa hàng tạp hóa Ấn Độ tại Hoa Kỳ 2008 với nhãn hiệu THUMS UP và LIMCA. Trước đó Meenaxi đã tìm kiếm nhãn hiệu trong cơ sở dữ liệu của Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ, kết quả cho thấy nhãn hiệu THUMS UP đã không được sử dụng từ năm 1987 và đăng ký nhãn hiệu LIMCA hết thời hạn bảo hộ vào năm 1996.

Năm 2012, Meenaxi đã được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu số 4,205,597 (“597”) và 4,205,598 (“598”).

Ngày 18/3/2016, Coca Cola đã yêu cầu ngừng bảo hộ 2 nhãn hiệu của Meenaxi căn cứ vào quy định tại § 14 (3) của Đạo luật Lanham.

Trước đây, Hội đồng cho rằng THUMS UP và LIMCA đã được Coca cola đăng ký nhãn hiệu ở Ấn Độ và các quốc gia khác. Các nhãn hiệu này cũng được nhập khẩu và bán ở Hoa Kỳ, danh tiếng của nó sẽ lan rộng đến Hoa Kỳ và ít nhất là người tiêu dùng Mỹ gốc Ấn. Việc Meenaxi làm sẽ gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Mỹ và gây thiệt hại danh tiếng cho Coca Cola. Hội đồng cũng nhận thấy rằng Meenaxi dùng bản sao logo của Coca Cola chỉ thay đổi khi Coca Cola phản đối. Với những phát hiện này, Hội đồng cho răng Meenaxi đang cố gắng đánh lừa người tiêu dùng những người đã quen thuộc với nhãn hiệu THUMS UP và LIMCA của Coca Cola và những sự lừa dối này gây nhẫm lẫn. Do đó vào ngày 28/06/2021, Hội đồng đã ngừng bảo hộ hai nhãn hiệu số 579 và 598 của Meenaxi.

II. Ý kiến của Hội đồng xét xử và kháng nghị nhãn hiệu

Hội đồng nhận thấy rằng Coca-Cola đăng ký cho nhãn hiệu THUMS UP và LIMCA ở India và các quốc gia khác và những nhãn hiệu này nổi tiếng ở Ấn Độ, điều này cho thấy một điều đáng kể thị phần ở Ấn Độ, và được nhập khẩu và bán ở Hoa Kỳ bởi những người khác. Hội đồng cũng nhận thấy rằng “danh tiếng của nước giải khát THUMS UP và LIMCA của [Coca-Cola] sẽ lan rộng đến Hoa Kỳ, ít nhất là trong số những người tiêu dùng Mỹ gốc Ấn.

Hội đồng cũng lưu ý rằng Meenaxi đã sử dụng đăng ký của mình để chặn việc nhập khẩu đồ uống Coca-Cola’s Thums Up và Limca của các bên thứ ba.

Hội đồng phát hiện ra rằng Meenaxi đã cố tình sử dụng các logo và khẩu hiệu giống hệt hoặc gần giống chính xác với những logo mà Coca-Cola sử dụng và chỉ thay đổi logo khi Coca Cola phản đối.

Hội đồng cho rằng Meenaxi đang cố gắng “đánh lừa những người tiêu dùng ở Hoa Kỳ, những người đã quen thuộc với nước uống THUMS UP cola của [Coca-Cola] từ Ấn Độ tin rằng nước uống THUMS UP cola của [Meenaxi] là cùng một loại đồ uống” và sự lừa dối này đã gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, Hội đồng đã ngừng bảo hộ hai nhãn hiệu số '597 và' 598.

Meenaxi sau đó đã kháng cáo quyết định này của Hội đồng.

III. Ý kiến của Thẩm phán Tòa phúc thẩm Liên Bang Hoa Kỳ

Thẩm phán đồng ý rằng Coca Cola đã không đưa ra được cơ sở pháp lý chặt chẽ  để đưa yêu cầu ngừng bảo hộ  theo § 14 (3) của Đạo luật Lanham.

Ông cũng đồng ý với các đồng nghiệp của mình rằng những phát hiện của Hội đồng liên quan đến việc công nhận các nhãn hiệu Ấn Độ của Coca-Cola đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ chưa được cập nhật bởi bằng chứng quan trọng, mặc dù thẩm phán tin rằng vấn đề đó đã được Coca-Cola từ bỏ.

Đa số căn cứ vào quyết định của mình dựa trên hai câu hỏi thực tế rằng liệu Coca Cola có chứng minh được doanh số bán hàng thua lỗ ở Hoa Kỳ hay không và (2) liệu Coca-Cola có chứng minh được uy tín trong lòng người tiêu dùng Hoa Kỳ hay không. Theo quan điểm của thẩm phán, những yêu cầu này phản ánh trực tiếp nguyên tắc lãnh thổ và ngoại lệ nhãn hiệu nổi tiếng.

Thẩm phán đồng ý rằng Coca-Cola đã thất bại trong việc sử dụng các nhãn hiệu Ấn Độ của mình tại Hoa Kỳ. (cho rằng Coca-Cola đã không đưa ra được cơ sở pháp lý chặt chẽ vì họ “không đưa ra bằng chứng cho thấy họ bán soda Limca ở Hoa Kỳ” và “không định lượng số lượng Thums Up cola mà họ phân phối [ở Hoa Kỳ] Do đó, thẩm phán kết luận rằng, theo nguyên tắc lãnh thổ, Coca-Cola đã không thể hiện được thiệt hại cần thiết để thiết lập vị trí pháp lý để đưa ra kiến nghị của mình.

Mức độ ưu tiên của các quyền đối với nhãn hiệu ở Hoa Kỳ chỉ phụ thuộc vào mức độ ưu tiên sử dụng ở Hoa Kỳ, không phụ thuộc vào mức độ ưu tiên sử dụng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới” bởi vì “việc sử dụng sớm hơn ở một quốc gia khác thường không được tính”

Trên cơ sở đó, Ông đồng tình với kết luận của đa số rằng Coca-Cola đã không đưa ra được cơ sở pháp lý chặt chẽ để đưa ra đơn yêu cầu ngừng bảo hộ. Như đa số thừa nhận, Coca Cola đã không có bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng các nhãn hiệu của mình trong thị trường Hoa Kỳ. Và trong phạm vi Coca-Cola dựa vào thiệt hại đối với các quyền đối với nhãn hiệu nước ngoài của mình để thiết lập vị thế theo luật định, nguyên tắc lãnh thổ quy định rằng thiệt hại đó không nằm trong “khu vực lợi ích” mà Quốc hội dự định bảo vệ bằng cách ban hành § 14 của Đạo luật Lanham.

Thẩm phán đồng ý với đa số rằng phát hiện của Hội đồng liên quan đến sự công nhận của người tiêu dùng Hoa Kỳ là thiếu cơ sở, nhưng thẩm phán tin rằng vấn đề này là phi quan trọng vì Coca-Cola rõ ràng đã tuyên bố từ bỏ sự phụ thuộc vào ngoại lệ nhãn hiệu nổi tiếng, về cơ bản là cùng một cuộc điều tra. Thẩm phán cũng lưu ý rằng ý kiến của đa số có thể được đọc một cách hợp lý để ngụ ý rằng Coca-Cola có thể đã thiết lập vị thế pháp lý nếu họ chứng minh rằng người tiêu dùng Hoa Kỳ biết đến các thương hiệu Ấn Độ của họ. Nhưng nếu đúng như vậy, thẩm phán vẫn sẽ đảo ngược quyết định của Hội đồng vì học thuyết lãnh thổ chi phối, và Coca-Cola từ bỏ việc phụ thuộc vào ngoại lệ nhãn hiệu nổi tiếng.

4. Quy tắc, quy định pháp luật được áp dụng

§ 14(3) Đạo luật Lanham

“Đơn yêu cầu hủy đăng ký nhãn hiệu nêu rõ các căn cứ, căn cứ có thể. . . được đệ trình như sau bởi bất kỳ người nào tin rằng mình đang hoặc sẽ bị thiệt hại. . . bằng việc đăng ký nhãn hiệu vào sổ đăng ký chính [:]. . .

Bất cứ lúc nào . . . nếu nhãn hiệu đã đăng ký đang được sử dụng bởi hoặc với sự cho phép của người đăng ký để xuyên tạc nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ về hoặc liên quan đến nhãn hiệu được sử dụng”.

Quy tắc trong án lệ United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 97 (1918) “Không có cái gì gọi là tài sản trong nhãn hiệu ngoại trừ với tư cách là đối tượng phù hợp với một doanh nghiệp đã thành lập hoặc giao dịch liên quan đến nhãn hiệu đó được thực hiện. . . . [Quyền đối với một nhãn hiệu cụ thể phát triển từ việc sử dụng nó, chứ không phải chỉ được chấp nhận. . . . ”)”;

Quy tắc trong án lệ Topps Co. v. Cad-bury Stani S.A.I.C., 526 F.3d 63, 70 (2d Cir. 2008) “Nguyên tắc lãnh thổ là cơ bản của luật nhãn hiệu. Một nhãn hiệu có tồn tại pháp lý riêng biệt theo luật của mỗi quốc gia và các quyền đối với nhãn hiệu chỉ tồn tại ở mỗi quốc gia theo luật của quốc gia đó”

Hướng dẫn luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ McCarthy on Trademarks § 29:2 “Mức độ ưu tiên của quyền đối với nhãn hiệu tại Hoa Kỳ chỉ phụ thuộc vào mức độ ưu tiên sử dụng ở Hoa Kỳ, không phụ thuộc vào mức độ ưu tiên sử dụng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Việc sử dụng trước ở nước ngoài không thiết lập quyền ưu tiên sử dụng ở Mỹ”.

Edward S. Rogers, Xem lại cuốn sách: Quy luật cạnh tranh không lành mạnh và nhãn hiệu thương mại, 39 Yale L. J. 297, 299 (1929) (“Quyền của một doanh nhân là được hưởng lợi đầy đủ từ danh tiếng mà anh ta đã thiết lập, một phần trong số đó là giao dịch, nếu không có sự can thiệp, sẽ thường đến với anh ta.... ”)

Link bản án: MEENAXI ENTERPRISE, INC., v. COCA-COLA COMPANY

CONTACT US:

Lawyers in Da Nang:

99 Nguyen Huu Tho, Quan Hai Chau, Da Nang city

Lawyers in Hue:

56A Dien Bien Phu, Hue City, Thua Thien Hue

Lawyers in Ho Chi Minh City:

No. 122 Dinh Bo Linh Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Lawyers in Ha Noi:

Room 501, 5th Floor, No. 11, Lane No. 183, Dang Tien Dong Street, Dong Da District, Ha Noi

Lawyers in Nghe An:

 No. 19 V.I Lenin street, Vinh City, Nghe An Province

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Phone: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Youtube: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

Telegram: https://t.me/luatsufdvn

Group “Legal forum for foreigners in Vietnam”: https://www.facebook.com/groups/legalforeignersinvietnam