Bản án Tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ: Tiger LiLy ventures LTD., v. Barclays capital INC., barclays

Tiger LiLy ventures LTD., v. Barclays capital INC., barclays PLC,

Tòa xét xử : Tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ

I. Nội dung vụ việc.

Khái quát: Công ty TNHH Tiger Lily (Tiger Lily) kháng cáo quyết định của Hội đồng xét xử và kháng cáo về nhãn hiệu thuộc Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (“Hội đồng”) do quyết định này chấp thuận hai ý kiến phản đối mà Công ty Barclays Capital (“Barclays”) đã đưa ra để chống lại các đơn đăng ký nhãn hiệu “LEHMAN BROTHERS” của Tiger Lily.

Cụ thể:

Cho đến năm 2008, Lehman Brothers là một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất tại Hoa Kỳ, sở hữu các quyền nhãn hiệu đối với nhãn hiệu ký tự tiêu chuẩn “LEHMAN BROTHERS”.

Sau khi Lehman Brothers nộp hồ sơ mở thủ tục phá sản, công ty này bán lại một phần tài sản cho Barclays, trong đó có quyền sở hữu toàn bộ nhãn hiệu “LEHMAN BROTHERS”. Barclays tiếp tục cấp phép cho Lehman Brothers sử dụng không độc quyền nhãn hiệu này để tiếp tục các công việc kinh doanh liên quan đến ngân hàng đầu tư và thị trường vốn trong 2 năm. Tuy nhiên, Barclays đã để các giấy đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “LEHMAN BROTHERS” hết hiệu lực trong những năm sau đó.

Ngày 06/03/2013, Tiger Lily là công ty không có mối liên hệ gì với Lehman Brothers và Barclays, đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ký tự tiêu chuẩn “LEHMAN BROTHERS” cho sản phẩm bia và rượu mạnh. Vào ngày 02/10/2013, Barclays cũng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ký tự tiêu chuẩn “LEHMAN BROTHERS” cho các dịch vụ đa dạng về tài chính. Sau đó, Tiger Lily tiếp tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu này cho các dịch vụ quán bar và nhà hàng.

Ngày 24/11/2014, Barclays gửi thông báo phản đối đơn đăng ký của Tiger Lily, cho rằng nhãn hiệu của Tiger Lily có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của công ty này. Trong chưa đầy 1 tuần, Tiger Lily cũng gửi thông báo phản đối đơn đăng ký của Barclays, cho rằng công ty này không có ý định sử dụng thực sự nhãn hiệu mà họ đăng ký.

II. Ý kiến của Hội đồng Hội đồng xét xử và kháng cáo về nhãn hiệu

Trước tiên, Hội đồng xem xét ý kiến phản đối của Barclays. Xét thấy rằng các văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “LEHMAN BROTHERS” của Barclays trước đó đã hết hiệu lực, Hội đồng xem xét liệu Barclays có được hưởng quyền sở hữu trước hay không, và xem xét ý kiến của Tiger Lily cho rằng Barclays đã không sử dụng nhãn hiệu này trong thời gian dài.

Hội đồng cho rằng Tiger Lily đã không chứng minh được việc Barclays không sử dụng nhãn hiệu, do nhãn hiệu này đã được Barclays bắt đầu sử dụng trước khi Tiger Lily nộp đơn đăng ký, như vậy Barclays được ưu tiên sử dụng nhãn hiệu này. Còn về khả năng gây nhầm lẫn giữa 2 nhãn hiệu, Hội đồng cho rằng nhãn hiệu 2 công ty này đăng ký là tương tự nhau về mặt hình thức và tiếp tục xem xét đến các sản phẩm và dịch vụ của 2 công ty này.

Hội đồng nhận thấy mặc dù các sản phẩm và dịch vụ của hai Công ty này là khác nhau, song nhãn hiệu “LEHMAN BROTHERS” được nhiều người biết đến nên họ có thể nhầm rằng sản phẩm, dịch vụ của Tiger Lily có liên quan đến Barclays. Barclays đưa ra bằng chứng là nhãn hiệu này được Barclays sử dụng cho nhiều sản phẩm đa dạng phân phối bởi Lehman Brothers do đó càng có nguy cơ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn sản phẩm của Tiger Lily với Barclays. Hội đồng cũng đồng ý với quan điểm này sau khi xem xét các chứng cứ liên quan.

Tiếp theo, Hội đồng xem xét ý kiến phản đối của Tiger Lily cho rằng Barclays không có ý định sử dụng thực sự nhãn hiệu này. Hội đồng xem xét các hoạt động kinh doanh của Barclays trong lĩnh vực tài chính sử dụng nhãn hiệu khác cùng với các giấy phép có liên quan đến nhãn hiệu “LEHMAN BROTHERS” và kết luận rằng Barclays có ý định sử dụng nhãn hiệu này trên kinh doanh thực tế.

Hội đồng chấp thuận ý kiến phản đối của Barclays và bác bở ý kiến phản đối của Tiger Lily. Tiger Lily kháng cáo.

III. Ý kiến của Tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ

Tại phiên Tòa phúc thẩm, Tiger Lily cho rằng Hội đồng đã sai khi xác định Barclays chưa từ bỏ quyền đối với nhãn hiệu “LEHMAN BROTHERS” và sai trong việc xác định khả năng gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu 2 công ty.

Đối với ý kiến đầu tiên, theo Đạo luật Lanham Act: “một bên có quyền gửi ý kiến phản đối khi một nhãn hiệu được sử dụng từ trước tại Hoa Kỳ bởi một bên khác mà chưa bị bỏ mặc”. Một nhãn hiệu bị “bỏ mặc” khi không được sử dụng và chủ sở hữu không có ý định tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó[1]. Về yếu tố “không được sử dụng”, kể cả việc sử dụng ít hay giới hạn cũng đủ để bác bỏ cáo buộc “không sử dụng”.

Tiger Lily cho rằng Barclays đã bỏ mặc nhãn hiệu khi để văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và cho rằng Hội đồng đã quá chú trọng vào các hoạt động của Lehman Brother trong giai đoạn sắp phá sản. Barclays đáp lại rằng Lehman Brothers đã tiếp tục sử dụng nhãn hiệu này vào kinh doanh sau khi được cho phép bởi Barclays, và chính Barclays cũng sử dụng nhãn hiệu này trong các dịch vụ tài chính.

Tòa đồng ý rằng có nhiều bằng chứng cho thấy nhãn hiệu này đã không bị Barclays bỏ mặc, và yếu tố quan trọng là Tiger Lily vẫn biết đến các hoạt động của Lehman Brothers sử dụng nhãn hiệu “LEHMAN BROTHERS” trong giai đoạn sắp phá sản. Tòa cho rằng chi tiết này cho thấy Tiger Lily cũng ngầm công nhận việc nhãn hiệu này vẫn được sử dụng và đi ngược lại cáo buộc bỏ mặc nhãn hiệu mà Tiger Lily đã đưa ra.

Tiger Lily chú trọng vào chi tiết cuối cùng Lehman Brothers sẽ phá sản và không tiếp tục hoạt động sử dụng nhãn hiệu này nữa. Tuy nhiên, Tòa cho rằng sự kiện phá sản vẫn chưa xảy ra và vẫn chưa chắc chắn về thời điểm sẽ xảy ra, như vậy chi tiết này chỉ liên quan đến yếu tố “ý định tiếp tục sử dụng nhãn hiệu”. Mà yếu tố trước đó là việc “ngừng sử dụng nhãn hiệu” đã không thỏa mãn nên yếu tố sau không cần thiết phải xem xét.

Đối với ý kiến thứ hai, Tòa xem xét ý kiến của Tiger Lily cho rằng Hội đồng đã không xem xét thực tế tính trạng nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu khi sản phẩm và dịch vụ của hai công ty về cơ bản là khác biệt và Barclays chủ yếu cung cấp dịch vụ tài chính, còn lại chỉ các sản phẩm khuyến mại là đa dạng. Barclays cho rằng “LEHMAN BROTHERS” là nhãn hiệu nổi tiếng cần được bảo hộ trên diện rộng, và Tiger Lily đang tận dụng tầm ảnh hưởng của nhãn hiệu này, cố tạo sự nhầm lẫn và nhắm vào các đối tượng khách hàng quen thuộc với nhãn hiệu đó.

Theo Điểm d Điều 2 Bộ luật Lanham: “một nhãn hiệu sẽ bị từ chối bảo hộ nếu khi sử dụng nó cho loại sản phầm của người đăng ký thì gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được đăng ký”. Tòa cho rằng mặc dù các sản phẩm và dịch vụ của 2 bên là khác nhau, nhưng cần xem xét “liệu hoàn cảnh thị trường có khả năng khiến người tiêu dùng nhầm lẫn rằng các sản phẩm của 2 công ty này đến cùng 1 nguồn”. Tòa cho rằng “một nhãn hiệu nổi tiếng cần được bảo hộ trên diện rộng hơn so với các nhãn hiệu thông thường”[2]. Tòa cho rằng việc Tiger Lily nhắc đến Lehman Brothers trong quảng cáo và sử dụng logo tương tự cho thấy công ty này có ý định tận dụng tiếng tăm của thương hiệu “LEHMAN BROTHERS” và có ý định gây nhầm lẫn tạo sự liên kết và thu hút khách hàng.

Tòa kết luận các ý kiến của Tiger Lily là không thuyết phục và giữ nguyên quyết định của Hội đồng.

IV. Luật áp dụng (dịch rõ điều luật).

1. Theo Đạo luật Lanham Act: “một bên có quyền gửi ý kiến phản đối khi một nhãn hiệu được sử dụng từ trước tại Hoa Kỳ bởi một bên khác mà chưa bị bỏ mặc”.

Theo Điểm d Điều 2 Bộ luật Lanham: “một nhãn hiệu sẽ bị từ chối bảo hộ nếu khi sử dụng nó cho loại sản phầm của người đăng ký thì gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được đăng ký” 

2. Theo án lệ Jack Wolfskin Ausrustung Fur Draussen GmbH & Co. KGaA v. New Millennium Sports, S.L.U.: Một nhãn hiệu bị “bỏ mặc” khi không được sử dụng và chủ sở hữu không có ý định tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó^[3]. Về yếu tố “không được sử dụng”, kể cả việc sử dụng ít hay giới hạn cũng đủ để bác bỏ cáo buộc “không sử dụng”.

3. Theo án lệ Person’s Co. v. Christman: Việc sử dựng nhãn hiệu kể cả có gián đoạn và quy mô kinh doanh nhỏ cũng không có nghĩa là nhãn hiệu bị bỏ mặc. Không có quy định nào yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu phải đạt đến một mức thành công nhất định để được coi là không bỏ mặc nhãn hiệu”.

4. Theo án lệ Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus. Inc: “một nhãn hiệu nổi tiếng cần được bảo hộ trên diện rộng hơn so với các nhãn hiệu thông thường”.